商标侵权在先使用抗辩

商标侵权在先使用抗辩

我国《商标法》一直以来都坚持商标注册主义保护制度，这种制度的优点在于更有利于商标权属的判断，减少商标权利宣示和权利保护的成本。商标注册主义保护制度通常要求对注册商标的绝对保护，如此一来，对于已经在先使用商标并且对商标的知名化作出一定贡献的主体，如果绝对的禁止其继续使用，未免有失公平。

2013年修改《商标法》时，为在先使用主体基于在先使用商标所取得的商誉、信用和利益的保护提供了法律依据，为商标的继续使用提供了抗辩理由，具体规定在2014年《商标法》第五十九条第三款：商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。

注册商标禁用权的范围不能及于在先使用并有一定影响的未注册商标，无疑是对注册商标权利的行使作出了一定的限制，从而平衡了在先使用主体与商标注册人之间的利益。

对于该规定的适用要件，北京知识产权法院在“起航”商标侵权案[1]中进行了归纳：（1）他人在注册商标“申请日”之前存在在先使用商标的行为；（2）该在先使用行为原则上应早于商标注册人对商标的使用行为；（3）该在先使用的商标应具有一定影响；（4）被诉侵权行为系他人在原有范围内的使用行为。

对于“原使用范围”的界定，北京市高级人民法院民三庭在2018年3月发布了《当前知识产权审判中需要注意的若干法律问题（2018）》，其中对于在先使用抗辩中“原使用范围”的界定为：商标法第五十九条第三款规定的在先使用抗辩是在商标注册制度下对善意在先使用并有一定影响的商标的一种保护，允许在先使用的商标在“原使用范围”内继续使用是商标法为平衡商标在先使用人与商标注册人利益而作出的一种制度安排。我国实行商标注册制，在保护在先使用人利益的同时，应尽量避免对商标注册人利益产生不合理的影响。对“原使用范围”的界定，既不能完全参照专利法上对“原有范围”较为严格的界定标准，也不能使在先使用商标与注册商标之间形成矛盾和冲突。合理界定“原使用范围”，应结合该条款设立的立法目的，以在先使用人后续使用仍为善意且合理为判断标准，综合考虑商标所使用的具体商品或服务、所使用的标志、使用方式以及使用主体等因素。通常而言，在先使用人使用的标志应以在先使用的标志为限；在先使用人使用的商品或者服务类别应以原使用商品或者服务为限。

由于此类案件在目前的司法实务中较少，因此，对于原使用范围尚没有更多的探索。北京市高级人民法院的上述意见只是解决了商标范围和商品范围，并没有解决地域范围和销售模式范围，包括经营规模。如果进行限缩性的理解，原有的地域范围应限定在原有的行政区划范围之内，比如一个县或市的行政区划范围，范围的界定可以由销售合同所及的范围、销售广告覆盖的范围等因素来确定；对于销售模式应限定在线下销售或者线上销售，而如果原有销售只在线下，则不能扩展到线上；对于经营规模，可以限定在原有的生产能力范围之内，不能再扩大生产。

虽然从理论上来讲可以作出原有范围的界定，但从可操作性的角度考虑，原使用范围难以界定。对此问题的处理，笔者认为应当采取更为包容的态度。未注册商标可以对抗注册商标，的确突破了商标注册主义制度，但这只是对商标注册主义进行的微调，并没有对这一制度产生根本性的破坏。基于对商标注册制度的维护，实务中应对在先使用的时间节点、知名度的范围进行合理的认定，不能过于宽松。对于构成在先使用并有一定影响的使用行为，只要在先使用主体按照原有商标、原有商品范围使用，走自己的商标路线，而不是有意同注册商标靠近，

则应当被允许。在此情况下，司法应保持谦抑，将问题交给市场来解决。